Обращаясь в ЮК ЮСАКТУМ, вы можете быть уверены в том, что получите качественные юридические услуги. Высокая квалификация наших юристов по интеллектуальным правам подтверждена выигранными судебными делами, отзывами наших доверителей, качеством правовых документов.

Получить правовую консультацию по спору в сфере интеллектуальной собственности, заказать разработку стратегии защиты, поручить представительство и ведение дела в суде, можно по тел.

: +7(495)790-98-06 / +7(495)507-98-07, по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов.

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или онлайн: WhatsApp / Telegram.

Споры в сфере интеллектуальной собственности, в том числе споры по патентам на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (патентные споры), относятся к сложной категории споров.

Такое разъяснение содержится в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 г. № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации».

Как следует из данного Информационного письма, всем спорам в сфере интеллектуальной собственности, включая патентные споры, присвоен коэффициент 1,5.

Данный коэффициент означает, что споры в сфере интеллектуальной собственности относятся к сложным делам.

Следовательно, для успешного представительства по спорам в сфере интеллектуальной собственности, представительства по патентным спорам необходимы отличные знания действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности и судебной практики по данным категориям дел, включая дела по патентным спорам.

Сложность дела по спору в сфере интеллектуальной собственности определяется не только вышеизложенными обстоятельствами. Для успешного разрешения любого спора в сфере интеллектуальной собственности необходимо также отлично знать процессуальные особенности и порядок рассмотрения данной категории дел.

Именно от вышеназванных факторов зависит достижение положительного результата при разрешении дел по патентным спорам.

Ниже представлена информация о виде патентного спора, о необходимости соблюдения судебного или досудебного (административного) порядка рассмотрения определенного патентного спора, а также о составе лиц, участвующих в деле, связанному с патентным спором.

Итак, патентные споры подразделяются на нижеуказанные виды споров, каждому из которых присущ определенный порядок рассмотрения и состав лиц, участвующих в деле. Необходимо отметить, что, если заявителем не будет соблюден административный порядок рассмотрения патентного спора, то соответствующее заявление будет возвращено судом заявителю.

Патентные споры об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца

Согласно ст. 1406 ГК РФ данный вид патентного спора подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. Досудебный или административный порядок не предусмотрен.

Патентные споры об установлении патентообладателя

При рассмотрении данного вида патентного спора первой инстанцией является Суд по интеллектуальным правам. Апелляционное обжалование в суде апелляционной инстанции не предусмотрено АПК РФ. В случае кассационного обжалования дело рассматривается Президиумом Суда по интеллектуальным правам. В состав участников спора об установлении патентообладателя могут входить любые лица.

Патентные споры о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Представляя интересы по патентному спору данного вида, надо учесть следующее. Для рассмотрения данного вида патентного спора предусмотрен судебный порядок, что следует из положений ст. 1406 ГК РФ.

В случае, если дело подведомственно арбитражному суду, то судом первой инстанции является арбитражный суд субъекта Российской Федерации.

В случае апелляционного обжалования судом апелляционной инстанции – арбитражные апелляционные суды, в случае кассационного обжалования – Суд по интеллектуальным правам. Субъектами спора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные споры о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров

о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

В субъектный состав участников спора входят юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для данного вида патентного спора предусмотрен судебный порядок рассмотрения.

При этом, если дело подведомственно арбитражным судам, то судом первой инстанции является арбитражный суд субъекта РФ, судом апелляционной инстанции – арбитражные апелляционные суды, судом кассационной инстанции – Суд по интеллектуальным правам.

В состав участников спора входят юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные споры о праве преждепользования

Для данного вида патентных споров предусмотрено следующее. В случае подведомственности патентного спора о праве преждепользования арбитражным судам, то арбитражным судом первой инстанции является арбитражный суд субъекта Российской Федерации.

В случае апелляционного обжалования дело будет рассмотрено в арбитражных судах апелляционной инстанции. Кассационной инстанцией, рассматривающей патентный спор о праве преждепользования, является Суд по интеллектуальным правам.

В состав участников спора входят юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные споры о праве послепользования

Особенностями патентного спора о праве послепользования являются следующие особенности. Для данного дела в случае, если дело по данному спору о праве послепользования подведомственно арбитражному суду, арбитражным судом первой инстанции является арбитражный суд субъекта РФ.

В случае апелляционного обжалования судом апелляционной инстанции является арбитражный апелляционный суд, а в случае кассационного обжалования – Суд по интеллектуальным правам (кассационная инстанция). В состав участников спора входят юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные споры о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на территории РФ

Для данного вида патентного спора также предусмотрен судебный порядок рассмотрения дела, что следует из положений ст. 1361 ГК РФ.

В случае, если дело подведомственно арбитражным судам, то судом первой инстанции выступает арбитражный суд субъекта Российской Федерации.

Соответственно апелляционной инстанцией – арбитражный апелляционный суд, кассационной инстанцией — Суд по интеллектуальным правам. Субъектами патентного спора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Патентные споры об оспаривании решения Роспатента (федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности)

об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, о выдаче патента на них или о признании заявки на них отозванной.

Обращаем внимание на то, что для данного вида патентного спора предусмотрен административный порядок рассмотрения спора. Первоначально необходимо подать заявление и совершить действия по оспариванию в Роспатенте. Данный вывод следует из системного толкования и содержания ст.

ст. 1248, 1387, 1390, 1391, 1406 ГК РФ. В случае нарушения административного порядка и подачи заявления в суд, арбитражный суд возвратит заявление. А вот само решение Роспатента может быть далее обжаловано в арбитражном суде.

Для рассмотрения данного вида патентного спора судом первой инстанции является Суд по интеллектуальным правам. Апелляционное обжалование не предусмотрено. Президиум Суда по интеллектуальным правам является судом кассационной инстанции.

В случае рассмотрения данного спора в арбитражном суде Роспатент является заинтересованным лицом, заявителем – любое лицо.

Патентные споры о признании недействительным полностью или в части патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия.

Особенностью данного вида патентного спора является необходимость соблюдения административного порядка.

Необходимо заметить, что в случае подачи заявления, подлежащего рассмотрению в административном порядке без подачи заявления в Роспатент, в арбитражный суд данное заявление будет возвращено заявителю. Данный вывод обусловлен положениями ст. ст. 1248, 1398, 1406 ГК РФ. После соблюдения административного порядка возможно обжалование решения Роспатента следующим образом.

Судом первой инстанции выступает Суд по интеллектуальным правам. Для данного вида патентного спора апелляционное обжалование решения арбитражного суда первой инстанции не предусмотрено. Судом кассационной инстанции является президиум Суда по интеллектуальным правам.

В случае рассмотрения данного спора в арбитражном суде заявителем может быть любое лицо, заинтересованным лицом – Роспатент.

Патентные споры о признании недействительным полностью или в части патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае несоответствия условиям патентоспособности

Для патентного спора данного вида установлен административный порядок рассмотрения.

Таким образом, в случае подачи заявления, подлежащего рассмотрению в административном порядке без подачи заявления в Роспатент, в арбитражный суд данное заявление будет возвращено заявителю. После соблюдения административного порядка возможно обжалование решения Роспатента с учетом нижеизложенного.

Судом первой инстанции выступает Суд по интеллектуальным правам. Апелляционное обжалование для данного вида патентного спора не предусмотрено. Судом кассационной инстанции является президиум Суда по интеллектуальным правам.

В случае рассмотрения данного спора в арбитражном суде заявителем может быть любое лицо, заинтересованным лицом – Роспатент.

Патентные споры о признании недействительным полностью или в части

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ.

Для патентного спора данного вида установлен административный порядок рассмотрения.

Данный вывод основан на положениях ст. ст. 1248, 1398, 1406 ГК РФ. Следовательно, в случае подачи заявления, подлежащего рассмотрению в административном порядке без подачи заявления в Роспатент, в арбитражный суд данное заявление будет возвращено заявителю.

После соблюдения административного порядка возможно обжалование решения Роспатента с учетом нижеизложенного. Судом первой инстанции выступает Суд по интеллектуальным правам. Апелляционное обжалование для данного вида патентного спора не предусмотрено. Судом кассационной инстанции является президиум Суда по интеллектуальным правам.

В случае рассмотрения данного спора в арбитражном суде заявителем может быть любое лицо, заинтересованным лицом – Роспатент.

Патентные споры: возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом

• Особенностью патентного спора данного вида является необходимость соблюдения административного порядка. При этом необходимо учитывать, что соответствующие возражения должны быть поданы в один из нижеуказанных уполномоченных органов:
• — Министерство обороны Российской Федерации; — Министерство внутренних дел Российской Федерации; — Министерство здравоохранения Российской Федерации; — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; — Федеральную службу безопасности Российской Федерации; — Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»;
• — федеральную службу по интеллектуальной собственности соответственно.

Последствия указания в патенте в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым

В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда кто-то хочет себе присвоить то, что ему не принадлежит. Говоря об этом, не стоит ограничиваться банальным воровством в магазине. Так, например, один присваивает авторство произведения. Другому не дает покоя чужая слава и человек придумывает про себя истории, в которых он якобы совершил героический поступок.

https://www.youtube.com/watch?v=qbVbT35PsNU\u0026pp=ygVJ0KHQv9C-0YAg0L7QsSDRg9GB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Lgg0L_QsNGC0LXQvdGC0L7QvtCx0LvQsNC00LDRgtC10LvRjw%3D%3D

Бывают случаи неправомерных присвоений и с объектами патентного права. К такого рода присвоениям относится указание в патенте в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Сейчас на примере простой ситуации постараюсь рассказать, как это может происходить.

• Итак, в компании, занимающейся изготовлением и продажей молочной продукции, на должности бухгалтера работает сотрудник, у которого есть талант к рисованию.
• В свободное от работы время, вечером за чашечкой чая этот сотрудник нарисовал композицию, на которой изображено оформление фасада магазинов по продаже молочной продукции.
• Работник решил показать результаты своего творчества руководителю и предложил ему купить права на дизайн, чтобы компания в дальнейшем могла оформлять в этом стиле свои фирменные магазины, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительных клиентов.
• Руководитель сказал, что рассмотрит предложение работника и, если решит использовать придуманный работником дизайн, то обязательно сообщит ему об этом, и выплатит вознаграждение.
• Дизайн, придуманный работником, действительно, оказался необычным и интересным, фирменные магазины компании начали оформляться в единый стиль, но работник никакого вознаграждения за это не получил, а, упомянув, об обещанном руководителю, был обруган и выставлен за дверь со словами, что ему платится зарплата и речи ни о каком вознаграждении быть не может, а при очередном упоминании о вознаграждении он будет уволен.
• При этом работник также узнал, что работодатель, чтобы защититься от копирования стиля оформления магазинов конкурентами, на имя компании зарегистрировал патент на промышленный образец на оформление фасада магазинов.

Таким образом, работодатель фактически присвоил себе права на патент, который ему не принадлежит. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации и найти из нее выход, предлагаю обратиться к законодательству.

В соответствии со статьей 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных названным Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 той же статьи).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного образца.

Право на получение патента на промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

В пункте 1 статьи 1374 ГК РФ указано, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).

Таким образом, право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит его автору, являющемуся гражданином, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Указанное право может быть передано другому лицу только по основаниям, установленным статьей 1357 ГК РФ, в том числе путем заключения между автором и таким лицом трудового договора или договора об отчуждении права на получение патента на промышленный образец.

https://www.youtube.com/watch?v=qbVbT35PsNU\u0026t=52s

Как мы видим, никакого договора о передаче права на получение патента между работником и работодателем не заключалось. Однако между ними заключен трудовой договор. Может быть, работодатель, получая на свое имя патент, посчитал, что этого достаточно?

Согласно пункту 1 статьи 1370 ГК РФ, изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом, право авторства на которые принадлежат работнику (автору) (часть 2 названной статьи), а исключительное право на них и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

При этом в случае создания работником служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца не требуется заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента.

Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Существование таких обязанностей или задания возможно только в рамках трудовых отношений.

В пункте 129 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.

2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) содержится разъяснение, согласно которому для признания технического решения служебным не требуется того, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений.

1. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.
2. Во внимание могут быть приняты, в частности, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.
3. При наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать то, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу № СИП-598/2018.

Как было указано выше, между работником и работодателем был заключен трудовой договор, согласно которому работник был принят на должность бухгалтера.

Очевидно, что в трудовые обязанности бухгалтера вряд ли входит разработка дизайна внешнего вида магазинов или иная творческая деятельность, направленная на продвижение востребованности компании среди потребителей. Задания на создание дизайна также не было.

Таким образом, исходя из приведенных норм права, в описанной мной ситуации у работодателя не было права на получение патента. Тогда, что же делать в этой ситуации работнику?

• В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.
• Согласно пункту 122 постановления № 10 споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.
• При этом дела об установлении патентообладателя, в частности, включающие в себя требование о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение в связи с тем, что патент выдан с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В случае признания судом патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным частично федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдается новый патент.

То есть, законодательно установлена обязанность Роспатента по выдаче нового патента с указанием в нем автором и патентообладателем определенного судом лица, судом лишь указывается то лицо, на имя которого в качестве автора и патентообладателя подлежит выдаче новый патент.

Таким образом, если судом будет сделан вывод о том, что в патенте в качестве патентообладателя указано лицо, не являющееся таковым, то последствием этого будет признание патента недействительным в этой части и выдача Роспатентом нового патента с указанием надлежащего патентообладателя.

Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/05/29/posledstviya-ukazaniya-v-patente-v-kachestve-paten/

Споры об установлении патентообладателя

Патентообладатели представляют собой лиц, на чье имя и в чью собственность был выдан правоустанавливающий документ (патент) на тот или иной объект промсобственности (изобретение, промобразец, полезную модель).

Патентообладатели в рамках действия патента обладают исключительными (имущественными) правомочиями в отношении объекта промсобственности, то есть у них есть реальная возможность получения прибыли путем отчуждения правоустанавливающего документа, передачи его в пользование по лицензионному договору или договору франчайзинга и т.д.

По этим причинам вокруг обладания правоустанавливающими документами на объекты промсобственности возникает немало споров об установлении патентообладателей на потенциально прибыльные и конкурентоспособные разработки, разрешить которые, согласно нормам действующего патентного законодательства можно только в судебном порядке.

Типовые спорные ситуации

Как показывает практика, в основном споры об установлении патентообладателей возникают по следующим основаниям:

1. Нарушение прав работодателя (заказчика). Автор разработки, действуя в рамках трудового договора или договора авторского заказа, в ходе процедуры патентования указывает в качестве патентообладателей себя или иных лиц, нарушая, таким образом, права своего работодателя (заказчика), по чьему заказу была создана служебная разработка.
2. Присвоение авторства на разработку иным лицом, которое в результате лжеавторства получило право на получение правоустанавливающего документа (патента на разработку) или на передачу данного права иному лицу (например, работодателю лжеавтора).

Порядок разрешения спора в интеллектуальном суде

Данная категория споров разрешается в рамках арбитражного судопроизводства, посредством обращения в недавно образованный в системе арбитражных судов Суд по интеллектуальным правам (далее по тексту – интеллектуальный суд).

Субъектный состав данного вида споров может быть любым. Это значит, что участниками такого спора могут выступать любые заинтересованные лица, как физические (граждане России, иностранцы и лица без гражданства), так и юридические (как отечественные, так и иностранные компании), а также частные предприниматели.

Обжалование решения интеллектуального суда осуществляется в кассации. При этом кассационной инстанцией является Президиум интеллектуального суда.

В порядке надзора по данной категории дел можно обращаться в Высший арбитраж ( ВАС РФ).

Решение по делу об установлении патентообладателя (ей) в порядке надзора является окончательным.

Предмет доказывания по спорам об установлении патентообладателей

При нарушении условий трудового или авторского договора, имеет место ситуация, когда изобретатель создает по заданию работодателя или заказчика разработку и самостоятельно патентует ее на себя или на возмездных условиях уступает патент другому лицу, игнорируя интересы своего работодателя (заказчика).

В этой ситуации, работодателю предстоит доказать в суде, что его работник (автор разработки) действовал по техническому заданию работодателя в рамках выполнения своих трудовых обязанностей.

Данный тип спора является довольно сложным, поскольку в законе есть немало лазеек, которыми изобретатель может воспользоваться.

Так, например, если изобретатель создает разработку в рабочих условиях, из средств и материалов работодателя (заказчика) с привлечением финансовых средств работодателя (заказчика), но не по конкретному заданию работодателя (заказчика), то право на получение правоустанавливающего документа и дальнейшее распоряжение им принадлежит изобретателю. Все на что может рассчитывать работодатель (заказчик) в данном случае, это только возмещение затрат на создание такой разработки.

Присвоение авторства

• При присвоении авторства, лжеавтор патентует разработку на свое имя или указывает в качестве патентообладателя иное лицо.
• В данной ситуации, исковые требования должны быть заявлены настоящим автором разработки или при его активном участии, поскольку судьба дела будет зависеть от того, кого суд признает настоящим автором разработки.
• Если суд установит, что авторство было присвоено, то патентообладателем будет признан настоящий автор, который может уступить патент своему работодателю (заказчику) или иному заинтересованному лицу или оставить патент за собой.
• При этом, если патентообладателем ранее было признано другое лицо, указанное лжеавтором в ходе патентования разработки, оно полностью утрачивает все исключительные права на данную разработку.

Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики верховного суда российской федерации, по вопросам, возникающим при применении норм гражданского кодекса российской федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности

02 Ноября 2017

Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г., с. 39-44

Предлагаем вашему вниманию проект Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности.

Приглашаем вас высказать свое мнение по обозначенным в справке правовым вопросам, в том числе на страницах журнала (www.ipcmagazine.ru).

• Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец (объекты патентного права), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.
• Согласно пункту 2 названной статьи право авторства на служебный объект патентного права принадлежит работнику (автору).
• Исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право принадлежит работодателю на основании закона в силу создания работником соответствующего объекта в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права либо усовершенствованию известных объектов. Определяющим для признания данного объекта служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

Изобретатели – не субъекты спора о действительности патента при оспаривании патентоспособности

Как ранее писала «АГ», Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в ст. 1248 ГК РФ (законопроект № 390361-8), согласно которому п. 2 данной статьи предлагается дополнить абзацем о том, что в случае рассмотрения спора в административном порядке расходы, связанные с соблюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне, в чью пользу принято решение, другой стороной спора.

Предложено предусмотреть механизм возмещения расходов при рассмотрении споров в РоспатентеСогласно законопроекту, расходы, связанные с соблюдением административного порядка, подлежат возмещению стороне, в чью пользу принято решение, другой стороной спора

Указанные поправки разработаны во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 10 января 2023 г.

№ 1-П1, определившего, что расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены – в случае оспаривания решения, принятого Роспатентом, в суде – на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов, предусмотренным АПК РФ.

КС постановил предусмотреть механизм возмещения расходов при рассмотрении споров в РоспатентеДо внесения изменений расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства, могут быть отнесены – в случае оспаривания принятого Роспатентом решения в суд – на проигравшую сторону по правилам, предусмотренным АПК

Согласно ст. 1398 ГК изобретатели не участвуют в административном споре о действительности патента, рассматриваемом в Роспатенте. Сторонами данного спора являются патентообладатель и лицо, подавшее возражение. Кроме того, возражение в период действия патента может быть подано любым лицом, то есть закон не требует наличия заинтересованности в качестве условия правомерной подачи возражения.

Представляется, что КС не учел данный аспект и ошибочно мотивировал указанное постановление необходимостью защиты прав изобретателей, которые, согласно требованиям закона, не являются субъектами спора о действительности патента при оспаривании патентоспособности.

Принятие законопроекта № 390361-8 в предложенной редакции значительно повысит издержки лиц, оспаривающих действительность патентных монополий в Роспатенте.

Следует учитывать, что в абсолютном большинстве случаев (до 80%) Роспатент по таким возражениям отказывает.

Соответственно, с высокой вероятностью значительное увеличение финансового бремени лиц, подающих возражение, повлечет сокращение практики оспаривания патентов компаниями малого и среднего бизнеса, а также частными лицами.

Можно также отметить, что ни в одной иностранной патентной системе не предусмотрено взыскание издержек, понесенных сторонами в административном споре о действительности патента на изобретение (частичная компенсация возможна в ряде стран только в спорах о регистрации товарного знака). Более того, в ряде юрисдикций – например, в Европейском патентном ведомстве, – допускается подача возражения против выданного патента без раскрытия лица, его подающего (т.н. «возражение соломенного пугала» – strawman opposition (англ.)).

Спорная фабула, обосновывающая необходимость принятия Постановления от 10 января 2023 г.

№ 1-П, сформулирована следующим образом: «Частная собственность, включая интеллектуальную, охраняется законом, а на Правительство Российской Федерации возложена задача обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития России, сохранение и развитие ее научного потенциала ˂…˃ что невозможно без создания механизма эффективной и при этом доступной защиты прав изобретателей (здесь и далее выделено мной. – А.З.) и других обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности…».

Как было отмечено, в действительности изобретатели (авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), которым КС посчитал необходимым оказать поддержку путем возмещения затрат на административный процесс, в нем никогда не участвуют.

Вообще патентные права как права «изобретателей, развивающих научно-технический потенциал», – распространенный миф патентного права. Реальная, а не мифическая патентная система направлена на защиту прав патентовладельцев (зачастую крупных монополистических корпораций), а не изобретателей.

Правильно работающая патентная система способствует росту экономики за счет концентрации капитала на защищенных патентом новых технологиях, а не защите прав изобретателей, являющихся ее минимальными бенефициарами, получающими обычно небольшое вознаграждение от работодателей-патентовладельцев или по первоначальной сделке об уступке прав по патентной заявке.

При принятии столь радикального законопроекта целесообразно учитывать тот факт, что большинство действительно эффективных патентных монополий в России (приносящих сверхприбыль в фармацевтике, электронике, машиностроении, химической промышленности и ряде других ключевых отраслей) принадлежат ведущим транснациональным компаниям, а не отечественным фирмам и уж точно не российским изобретателям.

Важно отметить, что правомерность неучастия изобретателей в административных спорах в Роспатенте являлась предметом рассмотрения в 2009 г. во всех инстанциях Верховного Суда РФ.

Тогда Кассационная коллегия ВС по заявлению изобретателей Зеновича С.М. и Стрельца Б.Х.

проверяла на соответствие закону и Конституции РФ действовавшие на тот момент правила рассмотрения административных споров в Палате по патентным спорам Роспатента, которыми не предусматривалось участие изобретателей.

В Определении от 26 мая 2009 г.

№ КАС09-244 Верховный Суд подробно разъяснил, что изобретатели правомерно не привлекаются Роспатентом к участию в административном споре, поскольку их права в административном споре никак не затрагиваются: «Статьей 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

При этом в данной статье не предусмотрено, что право автора зависит от выдачи патента на изобретение, данное право, как правильно указал суд в решении, возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности».

Коллегия судей ВС также указала, что в соответствии со ст.

1356 ГК право авторства, – то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, – неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования.

При этом право на получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору изобретения и может быть передано автором изобретения другому лицу, которое несет риск непатентоспособности, если иное не предусмотрено соглашением об отчуждении такого права (ст. 1345 и 1357 Кодекса).

Кассационная коллегия ВС учла, что ГК, определяя процедуру получения патента на изобретение, уполномочивает лицо, обладающее правом на получение патента (заявителя), совершать все необходимые для этого действия и придает юридическое значение действиям данного лица.

В результате Верховный Суд однозначно определил: «Такого рода споры затрагивают только имущественные права лица, имеющего право на получение патента, либо патентообладателя, и на права автора не влияют».

Как специалист, активно практикующий по делам об оспаривании действительности патентов в административном порядке, оцениваю законопроект крайне негативно.

Принятие поправок в предложенной редакции нанесет значительный вред патентной системе РФ, приведет к резкому сокращению практики оспаривания патентов в Роспатенте, так как в большинстве таких споров (до 80%) решения выносятся в пользу монополистов-патентообладателей, располагающих значительными ресурсами на защиту их патентной монополии.

Законопроект противоречит сути патентной системы, которая состоит в предоставлении ограниченной во времени монополии на использование определенного объекта патентообладателю (заявителю по патентной заявке, а не изобретателю), но при этом обязательно требуется максимально свободная и простая процедура проверки законности установления патентной монополии.

Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, лицо, подающее возражение против действительности патента, действует как в своем интересе, так и в интересе общества.

Этот очевидный вывод об общественной потребности в проверке законности патентной монополии вытекает из того, что монополия приводит к установлению завышенных цен, а незаконная монополия делает эти завышенные цены незаконными.

Так в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2016 г.

по делу СИП-219/2016 указано: «Возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятель­ности с использованием неохраноспо­собных технических решений. Поэто­му оспаривание патентов допускает­ся любыми лицами в период срока их действия. Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется дей­ствие патента или возможность его восстановления».

Спор о действительности патента в Роспатенте не является в чистом виде гражданско-правовым спором двух лиц. Он также не является полностью состязательным процессом равноправных сторон.

Это прямо следует из наличия публичного интереса в проверке законности установления монополии, а также из того, что Роспатент, согласно действующим правилам, имеет ряд полномочий, не характерных для независимого арбитра (в частности, проведение дополнительного патентного поиска, выдвижение новых доводов по своей инициативе и пр.).

Равноправия и состязательности в полном объеме в этом административном споре быть не может, на мой взгляд, еще и потому, что Роспатент является «судьей в своем деле», так как пересматривает собственное решение о выдаче патента.

Специалисты знают, что от Роспатента в рассмотрении дела участвует не только Коллегия, рассматривающая спор в качестве «арбитров», но и эксперт отраслевого отдела Федерального института промышленной собственности (ФИПС), принявший решение о выдаче оспариваемого патента.

Этот сотрудник подведомственной Роспатенту организации и коллега лиц, принимающих решение по спору, всегда защищает действительность выданного им патента. Можно ли в такой ситуации утверждать о равноправии сторон и состязательности?

Следует констатировать, что в случае принятия законопроекта в большинстве случаев с лица, оспаривающего патент, будут взыскиваться значительные суммы издержек патентовладельца, в результате чего пострадают прежде всего малые и средние отечественные предприятия, для которых оспаривание действительности патента – шанс выйти на рынок. Теперь такая попытка будет для них очень рискованной, ибо в случае неудачи (такой результат более чем вероятен) им придется возмещать расходы патентовладельца. Как отмечалось, большинство рыночно значимых патентов в России принадлежат крупнейшим иностранным компаниям, а в области фармацевтики и электроники – крупнейшим американским и европейским корпорациям. Таким образом, можно утверждать, что принятие обсуждаемых изменений в закон несет риски существенного усиления позиций ведущих игроков из западных стран на отечественном рынке и однозначно ухудшит положение их российских оппонентов.

1 «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “НИКА-ПЕТРОТЭК”».